# Registro público: STJ — 1994997 - **Origem:** stj - **Órgão:** TERCEIRA TURMA - **Classe:** RECURSO ESPECIAL - **Grau:** - **Data de julgamento:** 2023-02-28 - **Publicação:** 2023-03-02 - **Ajuizamento:** - **Página canônica da Wiki Jurídica:** https://wikijuridica.com.br/casos/documento/22900/ - **Registro público da fonte (JSON):** https://wikijuridica.com.br/casos/documento/22900.json - **Fonte primária preservada:** STJ, dados abertos de acórdãos - **SHA-256 da fonte preservada:** e49c41d1a82062ffd9c53a6a7ea9d6fcaa03cbc59ce8ec93ee03b2792587e118 ## Questão jurídica conforme a ementa oficial RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NA NORMA LEGAL. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96. ABSTENÇÃO DE USO. INDEFERIMENTO. **Origem:** transcrição do STJ, sem tese jurídica inferida. ## Fundamentos documentados nos itens da ementa - **Item 1 (texto oficial):** Ação ajuizada em 27/9/2018. Recurso especial interposto em 10/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 12/5/2022. - **Item 2 (texto oficial):** O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir: (i) se a marca da recorrida se submete à proteção especial do art. 126 da Lei 9.279/96 (marca notória); (ii) se a má-fé da recorrente pode ser presumida; (iii) se a pretensão anulatória está prescrita e (iv) se deve ser vedado o uso, por parte da recorrente, da expressão ZEQUINHA. - **Item 3 (texto oficial):** Devidamente enfrentadas as questões invocadas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente. - **Item 4 (texto oficial):** A ausência de prequestionamento impede o exame do recurso especial quanto às questões sobre as quais não houve manifestação no acórdão recorrido. - **Item 5 (texto oficial):** A proteção especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6º bis (1) da Convenção da União de Paris refere-se a marcas registradas em outros países que, segundo avaliação da autoridade competente (INPI), qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de atividades, apesar de não terem sido depositadas no Brasil. - **Item 6 (texto oficial):** Hipótese dos autos a que não se pode aplicar a consequência jurídica das normas precitadas (proteção especial), haja vista o não preenchimento de seu suporte fático: a marca da recorrida não se origina de registro feito no exterior e não foi reconhecida como notória pelo INPI. - **Item 7 (texto oficial):** Afastada a circunstância que serviu de fundamento para o Tribunal de origem reconhecer estar caracterizada a má-fé da recorrente ao postular registros perante o INPI (notoriedade da marca da recorrida), revela-se inaplicável o conteúdo normativo do art. 6º bis (3) da CUP, que versa sobre a imprescritibilidade da pretensão anulatória de marca obtida de má-fé. - **Item 8 (texto oficial):** A Lei 9.279/96 contém regra expressa dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174). - **Item 9 (texto oficial):** O primeiro registro obtido pela recorrente - acobertado pelos efeitos da prescrição da pretensão anulatória deduzida pela recorrida - confere proteção ao elemento nominativo que constitui o objeto do pedido de abstenção de uso, de modo que o indeferimento de tal postulação é medida impositiva. - **Item 10 (texto oficial):** RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ## Ementa RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. ART. 126 DA LEI 9.279/96. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NA NORMA LEGAL. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279/96. ABSTENÇÃO DE USO. INDEFERIMENTO. 1. Ação ajuizada em 27/9/2018. Recurso especial interposto em 10/2/2022. Autos conclusos à Relatora em 12/5/2022. 2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir: (i) se a marca da recorrida se submete à proteção especial do art. 126 da Lei 9.279/96 (marca notória); (ii) se a má-fé da recorrente pode ser presumida; (iii) se a pretensão anulatória está prescrita e (iv) se deve ser vedado o uso, por parte da recorrente, da expressão ZEQUINHA. 3. Devidamente enfrentadas as questões invocadas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente. 4. A ausência de prequestionamento impede o exame do recurso especial quanto às questões sobre as quais não houve manifestação no acórdão recorrido. 5. A proteção especial conferida pelos arts. 126 da Lei de Propriedade Industrial e 6º bis (1) da Convenção da União de Paris refere-se a marcas registradas em outros países que, segundo avaliação da autoridade competente (INPI), qualificam-se como notoriamente conhecidas no respectivo segmento de atividades, apesar de não terem sido depositadas no Brasil. 6. Hipótese dos autos a que não se pode aplicar a consequência jurídica das normas precitadas (proteção especial), haja vista o não preenchimento de seu suporte fático: a marca da recorrida não se origina de registro feito no exterior e não foi reconhecida como notória pelo INPI. 7. Afastada a circunstância que serviu de fundamento para o Tribunal de origem reconhecer estar caracterizada a má-fé da recorrente ao postular registros perante o INPI (notoriedade da marca da recorrida), revela-se inaplicável o conteúdo normativo do art. 6º bis (3) da CUP, que versa sobre a imprescritibilidade da pretensão anulatória de marca obtida de má-fé. 8. A Lei 9.279/96 contém regra expressa dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174). 9. O primeiro registro obtido pela recorrente - acobertado pelos efeitos da prescrição da pretensão anulatória deduzida pela recorrida - confere proteção ao elemento nominativo que constitui o objeto do pedido de abstenção de uso, de modo que o indeferimento de tal postulação é medida impositiva. 10. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ## Dispositivo / resultado textual Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Paulo de Tarso Sanseverino e Marco Aurélio Bellizze votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro. ## Referências extraídas urn:lex:br:federal:lei:1996-05-14;9279!art125, urn:lex:br:federal:lei:1996-05-14;9279!art126, urn:lex:br:federal:lei:1996-05-14;9279!art174 ## Jurisprudência citada pela fonte STJ (NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA) STJ - <>-MT, <>-MG (MARCA - PROTEÇÃO - TERRITORIALIDADE E ESPECIALIDADE) STJ - <>-SP (MARCA DE ALTO RENOME - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - RECONHECIMENTO - COMPETÊNCIA - INPI - PODER JUDICIÁRIO) STJ - <>-RJ, <>-RJ, <>-RJ (NULIDADE DO REGISTRO DE MARCA - PRAZO PRESCRICIONAL) STJ - <>-RJ, <>-RJ, <>-RJ (IMPRESCRITIBILIDADE - EXCEPCIONALIDADE) STJ - <>-RJ ## Súmulas citadas - STJ:211 ## Referências legislativas textuais - LEG:FED LEI:009279 ANO:1996 ***** CPI-96 CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996 ART:00125 ART:00126 ART:00174 - LEG:INT CVC:****** ANO:1967 ***** CVP CONVENÇÃO DE PARIS, REVISÃO DE ESTOCOLMO ART:0006B (PROMULGADA PELO DECRETO 75.572/1975) - LEG:FED SUM:****** ANO:**** ***** SUM(STJ) SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUM:000211 **Limite documental:** Recortes literais da ementa, dispositivo e referências do STJ. Não substituem o voto ou inteiro teor ausente, nem constituem tese autoral. ## Navegação contextual - [Decisões que citam urn:lex:br:federal:lei:1996-05-14;9279!art125](https://wikijuridica.com.br/casos/dispositivo/?urn=urn%3Alex%3Abr%3Afederal%3Alei%3A1996-05-14%3B9279%21art125) - [Decisões que citam urn:lex:br:federal:lei:1996-05-14;9279!art126](https://wikijuridica.com.br/casos/dispositivo/?urn=urn%3Alex%3Abr%3Afederal%3Alei%3A1996-05-14%3B9279%21art126) - [Decisões que citam urn:lex:br:federal:lei:1996-05-14;9279!art174](https://wikijuridica.com.br/casos/dispositivo/?urn=urn%3Alex%3Abr%3Afederal%3Alei%3A1996-05-14%3B9279%21art174) **Nota:** processos com a mesma classificação ou norma podem ter fatos, fundamentos e desfechos divergentes. Ato/andamento não prova vitória, derrota ou trânsito em julgado. ## Casos reais relacionados — semelhanças e diferenças documentais Relações por códigos TPU ou URN LexML coincidentes. Diferenças de classificação, tribunal ou órgão não demonstram por si só interpretação jurídica contrária ou desfecho oposto. - [STJ — 1874635](https://wikijuridica.com.br/casos/documento/36603/) — classe: RECURSO ESPECIAL; referências coincidentes: urn:lex:br:federal:lei:1996-05-14;9279!art125, urn:lex:br:federal:lei:1996-05-14;9279!art126 - [STJ — 2061199](https://wikijuridica.com.br/casos/documento/61141/) — classe: RECURSO ESPECIAL; referências coincidentes: urn:lex:br:federal:lei:1996-05-14;9279!art174 - Órgão julgador (atual / relacionado): TERCEIRA TURMA / QUARTA TURMA - [STJ — 2187364](https://wikijuridica.com.br/casos/documento/134221/) — classe: RECURSO ESPECIAL; referências coincidentes: urn:lex:br:federal:lei:1996-05-14;9279!art125