Inteiro teor do voto não fornecido no registro original; ementa e dispositivo são preservados integralmente abaixo.
COMERCIAL. MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REGISTRO DE
TERMO ITALIANO. MARCA FRACA E SEM ORIGINALIDADE. USO DA EXPRESSÃO
ESTRANGEIRA PARA DESIGNAR A FORMA OU NATUREZA DE APRESENTAÇÃO DE
PRODUTO QUE CORRESPONDE AO SIGNIFICADO DO VOCÁBULO. POSSIBILIDADE.
PRÁTICA QUE NÃO CARACTERIZA CONTRAFAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Fundamentos transcritos da ementa — itens numerados pelo STJ
- Tem-se como prequestionado o dispositivo legal de forma
implícita, ou seja, ainda que não referido diretamente, quando o
acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da
matéria regida pela norma.
- "É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas
ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca
originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação
da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras
semelhantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.555.326/RJ, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe de
14/02/2020).
- Não obstante o registro como marca, a palavra ou expressão
oriunda da língua italiana, "bocconcino", pode ser utilizada para se
referir à forma, tipo ou natureza de apresentação de produto
correspondente ao significado da palavra em português, ou seja,
"bocadinho", "pedacinho" ou "petisco". Portanto, o seu uso, não como
marca, mas para designar a forma, natureza, quantidade ou tipo de
apresentação e oferta do produto correspondente é permitido e não
configura contrafação ou concorrência desleal, a amparar suposto
direito de abstenção de uso e ensejar pagamento de indenização ao
titular da marca.
- Na hipótese, a parte ré não buscou obter vantagem indevida ou
confundir o consumidor ao se utilizar do termo estrangeiro, entre
parênteses, em letras menores que as da própria marca, simplesmente
para indicar a forma, quantidade e tipo de apresentação do produto
(bolinhas de queijo muçarela de búfala), que corresponde ao
significado daquela palavra.
- Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento
ao recurso especial, a fim de julgar improcedentes os pedidos
formulados na ação.
Trechos literais, sem inferência de tese ou aplicação automática ao caso de terceiros.
Ementa
COMERCIAL. MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REGISTRO DE
TERMO ITALIANO. MARCA FRACA E SEM ORIGINALIDADE. USO DA EXPRESSÃO
ESTRANGEIRA PARA DESIGNAR A FORMA OU NATUREZA DE APRESENTAÇÃO DE
PRODUTO QUE CORRESPONDE AO SIGNIFICADO DO VOCÁBULO. POSSIBILIDADE.
PRÁTICA QUE NÃO CARACTERIZA CONTRAFAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Tem-se como prequestionado o dispositivo legal de forma
implícita, ou seja, ainda que não referido diretamente, quando o
acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da
matéria regida pela norma.
2. "É entendimento desta Corte Superior que marcas tidas como fracas
ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca
originalidade e sem suficiente força distintiva atraem a mitigação
da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras
semelhantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.555.326/RJ, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe de
14/02/2020).
3. Não obstante o registro como marca, a palavra ou expressão
oriunda da língua italiana, "bocconcino", pode ser utilizada para se
referir à forma, tipo ou natureza de apresentação de produto
correspondente ao significado da palavra em português, ou seja,
"bocadinho", "pedacinho" ou "petisco". Portanto, o seu uso, não como
marca, mas para designar a forma, natureza, quantidade ou tipo de
apresentação e oferta do produto correspondente é permitido e não
configura contrafação ou concorrência desleal, a amparar suposto
direito de abstenção de uso e ensejar pagamento de indenização ao
titular da marca.
4. Na hipótese, a parte ré não buscou obter vantagem indevida ou
confundir o consumidor ao se utilizar do termo estrangeiro, entre
parênteses, em letras menores que as da própria marca, simplesmente
para indicar a forma, quantidade e tipo de apresentação do produto
(bolinhas de queijo muçarela de búfala), que corresponde ao
significado daquela palavra.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento
ao recurso especial, a fim de julgar improcedentes os pedidos
formulados na ação.
Dispositivo transcrito
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de
Justiça, em sessão de julgamento do dia 14/05/2024, por votação
unânime, dar provimento ao agravo interno, para conhecer do agravo e
dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Recortes literais da ementa, dispositivo e referências do STJ. Não substituem o voto ou inteiro teor ausente, nem constituem tese autoral.