Inteiro teor do voto não fornecido no registro original; ementa e dispositivo são preservados integralmente abaixo.
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO. MARCA NOMINATIVA CHIQUITITAS. IMPRESCRITIBILIDADE.
ARTIGO 6 BIS (3) DA CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRESSUPOSTOS DE APLICAÇÃO: EXISTÊNCIA DE
MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA REGISTRADA EM OUTRO PAÍS E MÁ-FÉ NO
PEDIDO DE REGISTRO. NÃO PREENCHIMENTO. ART. 174 DA LEI DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
RECURSO PROVIDO.
Fundamentos transcritos da ementa — itens numerados pelo STJ
- Ação distribuída em 8/7/2019. Recurso especial interposto em
17/7/2023. Autos conclusos à Relatora em 8/2/2024.
- O propósito recursal consiste em definir se a pretensão de
declaração de nulidade da marca nominativa da recorrente
(CHIQUITITAS) está acobertada pela imprescritibilidade estatuída
pelo art. 6 bis (3) da Convenção de Paris para a Proteção da
Propriedade Industrial.
- São imprescritíveis as pretensões que objetivam o reconhecimento
de nulidade do registro de marca que imita ou reproduz outra
notoriamente conhecida, desde que evidenciada a má-fé do requerente.
Precedente da Terceira Turma.
- Inexistência, no particular, de registro de marca, concedido às
recorridas em outro país, para identificar produtos idênticos ou
similares aos assinalados pela marca impugnada.
- Não preenchido o suporte fático previsto no art. 6 bis da CUP
(titularidade de marca notoriamente conhecida registrada no
exterior), afigura-se inaplicável a consequência jurídica nele
prevista (imprescritibilidade da pretensão anulatória).
- A ação de nulidade fundamentada na proteção conferida pelo art.
124, XVII, da Lei de Propriedade Industrial às obras artísticas e
científicas e a seus títulos sujeita-se ao prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 174 desse diploma legal.
- Tratando-se de exceção à regra geral vigente no ordenamento
jurídico, segundo a qual o exercício das pretensões está sujeito a
prazo extintivo, a norma de imprescritibilidade prevista na
Convenção de Paris não comporta interpretação extensiva ou por
analogia.
- Destarte, considerando (i) a não incidência da exceção prevista
no art. 6 bis (3) da CUP à hipótese dos autos, (ii) a data da
concessão do registro da marca impugnada e (iii) a data de
ajuizamento da presente ação, impõe-se reconhecer, ante o decurso do
prazo quinquenal previsto no art. 174 da LPI, a prescrição da
pretensão anulatória deduzida pelas recorridas.
- Recurso especial provido.
Trechos literais, sem inferência de tese ou aplicação automática ao caso de terceiros.
Ementa
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO
ADMINISTRATIVO. MARCA NOMINATIVA CHIQUITITAS. IMPRESCRITIBILIDADE.
ARTIGO 6 BIS (3) DA CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRESSUPOSTOS DE APLICAÇÃO: EXISTÊNCIA DE
MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA REGISTRADA EM OUTRO PAÍS E MÁ-FÉ NO
PEDIDO DE REGISTRO. NÃO PREENCHIMENTO. ART. 174 DA LEI DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
RECURSO PROVIDO.
1. Ação distribuída em 8/7/2019. Recurso especial interposto em
17/7/2023. Autos conclusos à Relatora em 8/2/2024.
2. O propósito recursal consiste em definir se a pretensão de
declaração de nulidade da marca nominativa da recorrente
(CHIQUITITAS) está acobertada pela imprescritibilidade estatuída
pelo art. 6 bis (3) da Convenção de Paris para a Proteção da
Propriedade Industrial.
3. São imprescritíveis as pretensões que objetivam o reconhecimento
de nulidade do registro de marca que imita ou reproduz outra
notoriamente conhecida, desde que evidenciada a má-fé do requerente.
Precedente da Terceira Turma.
4. Inexistência, no particular, de registro de marca, concedido às
recorridas em outro país, para identificar produtos idênticos ou
similares aos assinalados pela marca impugnada.
5. Não preenchido o suporte fático previsto no art. 6 bis da CUP
(titularidade de marca notoriamente conhecida registrada no
exterior), afigura-se inaplicável a consequência jurídica nele
prevista (imprescritibilidade da pretensão anulatória).
6. A ação de nulidade fundamentada na proteção conferida pelo art.
124, XVII, da Lei de Propriedade Industrial às obras artísticas e
científicas e a seus títulos sujeita-se ao prazo prescricional
quinquenal previsto no art. 174 desse diploma legal.
7. Tratando-se de exceção à regra geral vigente no ordenamento
jurídico, segundo a qual o exercício das pretensões está sujeito a
prazo extintivo, a norma de imprescritibilidade prevista na
Convenção de Paris não comporta interpretação extensiva ou por
analogia.
8. Destarte, considerando (i) a não incidência da exceção prevista
no art. 6 bis (3) da CUP à hipótese dos autos, (ii) a data da
concessão do registro da marca impugnada e (iii) a data de
ajuizamento da presente ação, impõe-se reconhecer, ante o decurso do
prazo quinquenal previsto no art. 174 da LPI, a prescrição da
pretensão anulatória deduzida pelas recorridas.
9. Recurso especial provido.
Dispositivo transcrito
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Terceira Turma, por unanimidade, dar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco
Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Recortes literais da ementa, dispositivo e referências do STJ. Não substituem o voto ou inteiro teor ausente, nem constituem tese autoral.