Inteiro teor do voto não fornecido no registro original; ementa e dispositivo são preservados integralmente abaixo.
DIREITO DE MARCAS. REGISTRO DE MARCA ALHEIA NO BRASIL. MÁ-FÉ DAS RÉS
RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MARCA SEM NOTORIEDADE NO
BRASIL NO INÍCIO DOS ANOS 1970. IMPRESCRITIBILIDADE DO PEDIDO DE
NULIDADE AFASTADA. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS AUTORAS E AS RÉS POR
TRINTA ANOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MÁ-FÉ AFASTADA NESSE
PERÍODO. ADJUDICAÇÃO DA MARCA. PECULIARIDADES INERENTES À ESPÉCIE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Fundamentos transcritos da ementa — itens numerados pelo STJ
- Nos termos da CUP (Convenção da União de Paris), art. 6º, bis,
item 3, para se reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade
de registro de marca, é necessário demonstrar a notoriedade da
marca e haver má-fé do registrador, decorrente do uso indevido,
admitindo-se prova em contrário.
- A adjudicação de marca somente é possível quando o registrador de
má-fé é representante, no Brasil, do reivindicante estrangeiro, o
que não ocorre na espécie (CUP, art. 6º septies (1); e Lei
9.279/1996, art. 166).
- No caso, o v. acórdão recorrido destaca as relevantes
peculiaridades de que: a) nos idos de 1976, a marca não era notória
no Brasil, entre o público em geral; e b) embora tenham agido as
registradoras (rés) com má-fé, ao se apropriarem e registrarem a
marca como se delas fosse, lograram manter com as próprias autoras,
ora reivindicantes, longa antecedente relação comercial, por trinta
anos, o que afasta a incidência do comportamento tido como ardiloso,
ao menos nesse período, atraindo o instituto do venire contra
factum proprium. Rever essas premissas fáticas demandaria a
superação do óbice da Súmula 7/STJ.
- Então, a adequada resolução da controvérsia, consentânea com as
peculiaridades do caso sob exame, impõe: 4.1) reconhecer nulos os
registros da marca depositados, a contar de 1º de janeiro de 2007, e
já concedidos, devendo o INPI abster-se de conceder os pedidos de
registros das rés que ainda estão sendo processados; 4.2)
relativamente aos registros anteriores a 1º de janeiro de 2007,
deverá o INPI abster-se de prorrogar os prazos dos registros da
marca já concedidos às rés, que vençam a partir da publicação da
sentença, ratificada por este acórdão; e 4.3) as sociedades
empresárias rés e o réu pessoa física devem se abster de utilizar a
marca cujos registros são nulos e também aqueles registros que vão
sendo extintos, paulatinamente não renovados, a partir do momento
das respectivas extinções.
- Recurso especial parcialmente provido.
Trechos literais, sem inferência de tese ou aplicação automática ao caso de terceiros.
Ementa
DIREITO DE MARCAS. REGISTRO DE MARCA ALHEIA NO BRASIL. MÁ-FÉ DAS RÉS
RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MARCA SEM NOTORIEDADE NO
BRASIL NO INÍCIO DOS ANOS 1970. IMPRESCRITIBILIDADE DO PEDIDO DE
NULIDADE AFASTADA. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS AUTORAS E AS RÉS POR
TRINTA ANOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MÁ-FÉ AFASTADA NESSE
PERÍODO. ADJUDICAÇÃO DA MARCA. PECULIARIDADES INERENTES À ESPÉCIE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da CUP (Convenção da União de Paris), art. 6º, bis,
item 3, para se reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade
de registro de marca, é necessário demonstrar a notoriedade da
marca e haver má-fé do registrador, decorrente do uso indevido,
admitindo-se prova em contrário.
2. A adjudicação de marca somente é possível quando o registrador de
má-fé é representante, no Brasil, do reivindicante estrangeiro, o
que não ocorre na espécie (CUP, art. 6º septies (1); e Lei
9.279/1996, art. 166).
3. No caso, o v. acórdão recorrido destaca as relevantes
peculiaridades de que: a) nos idos de 1976, a marca não era notória
no Brasil, entre o público em geral; e b) embora tenham agido as
registradoras (rés) com má-fé, ao se apropriarem e registrarem a
marca como se delas fosse, lograram manter com as próprias autoras,
ora reivindicantes, longa antecedente relação comercial, por trinta
anos, o que afasta a incidência do comportamento tido como ardiloso,
ao menos nesse período, atraindo o instituto do venire contra
factum proprium. Rever essas premissas fáticas demandaria a
superação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Então, a adequada resolução da controvérsia, consentânea com as
peculiaridades do caso sob exame, impõe: 4.1) reconhecer nulos os
registros da marca depositados, a contar de 1º de janeiro de 2007, e
já concedidos, devendo o INPI abster-se de conceder os pedidos de
registros das rés que ainda estão sendo processados; 4.2)
relativamente aos registros anteriores a 1º de janeiro de 2007,
deverá o INPI abster-se de prorrogar os prazos dos registros da
marca já concedidos às rés, que vençam a partir da publicação da
sentença, ratificada por este acórdão; e 4.3) as sociedades
empresárias rés e o réu pessoa física devem se abster de utilizar a
marca cujos registros são nulos e também aqueles registros que vão
sendo extintos, paulatinamente não renovados, a partir do momento
das respectivas extinções.
5. Recurso especial parcialmente provido.
Dispositivo transcrito
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar parcial
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Jurisprudência citada no registro do STJ
(PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - MÁ-FÉ -
PRESCRIÇÃO)
STJ - <<REsp 1306335>>-RJ, <<REsp 1994997>>-PE
(REGISTRO DE MARCA - NOTORIEDADE - NULIDADE - IMPRESCRITIBILIDADE -
MÁ-FÉ - SÚMULA 7/STJ)
STJ - <<REsp 1741532>>-RJ
(COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - BOA-FÉ OBJETIVA - VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM)
STJ - <<AgInt no AREsp 2167223>>-PR, <<REsp 1902410>>-MG
Súmulas mencionadas no registro
Referências legislativas textuais na fonte
- LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
***** CPI-96 CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
ART:00158 PAR:00002 ART:00174
- LEG:FED SUM:****** ANO:****
***** SUM(STJ) SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SUM:000007
- LEG:INT CVC:****** ANO:1967
***** CVP CONVENÇÃO DE PARIS, REVISÃO DE ESTOCOLMO
(PROMULGADA PELO DECRETO 75.572/1975)
(ART. 6º, BIS, ITEM 3)
Recortes literais da ementa, dispositivo e referências do STJ. Não substituem o voto ou inteiro teor ausente, nem constituem tese autoral.
Comentário de Rafael Toledo
Análise autoral de leitura documental, separada do teor oficial.
Neste registro, o processo 2061199 no STJ está identificado por “RECURSO ESPECIAL”. Esse é o dado documental disponível para orientar a leitura. O campo de assunto não está informado nesta representação, de modo que não o completo por aproximação com outros processos.
O órgão indicado é “QUARTA TURMA”. Esse vínculo permite localizar a unidade registrada e acompanhar seus atos. A identificação do órgão não informa, por si, o conteúdo de uma decisão ou o acolhimento de um pedido.
Neste acórdão, a análise deve relacionar a ementa ao dispositivo preservado. A ementa apresenta a questão e a fundamentação resumida; o dispositivo registra a deliberação textual. Uma expressão retirada de um deles não substitui a leitura conjunta do documento.
O registro disponível não contém o inteiro teor do voto. Por isso, este comentário se limita à organização da fonte publicada; argumentos, fatos ou ressalvas ausentes não são reconstruídos como se fossem afirmações do tribunal.
Fonte oficial que sustenta este comentário
Identidade e proveniência do comentário
Autoria: Rafael Toledo. Versão: 2026-10-22.1. SHA-256 da fonte:
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