Inteiro teor do voto não fornecido no registro original; ementa e dispositivo são preservados integralmente abaixo.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
DESENHO INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE QUANDO SE
TRATAR DE PATENTES OU DESENHOS INDUSTRIAIS (HIPÓTESE DOS AUTOS).
REGRA EXPRESSA DA LEI 9.279/1996 (ARTS. 56, § 1º, E 118).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO DO INPI NA DEMANDA.
Fundamentos transcritos da ementa — itens numerados pelo STJ
- Ação ajuizada em 11/6/2007. Embargos de divergência interpostos
em 3/5/2022. Autos encaminhados à Relatora em 16/5/2022.
- O propósito recursal consiste em definir se é possível a arguição
de nulidade como matéria de defesa em ação de infração de desenho
industrial.
- A Lei 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial - exige, como
regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações que
objetivam a declaração de nulidade de direitos da propriedade
industrial (marca, patente e desenho industrial), de modo que é da
Justiça Federal a competência para processar e julgar tais demandas.
- Esse mesmo diploma legal, no entanto, contém ressalva expressa no
que diz respeito, especificamente, às patentes e aos desenhos
industriais, autorizando a arguição de nulidade pelo réu, em ação de
infração, como matéria de defesa. Nessas hipóteses, como a relação
jurídica processual não é integrada pelo INPI, não há falar em
usurpação de competência da Justiça Federal.
- O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos
industriais pela Justiça Estadual, por ocorrer em caráter
incidental, somente opera efeitos inter partes, podendo servir,
exclusivamente, como fundamento condutor do julgamento de
improcedência dos pedidos deduzidos na correlata ação de infração.
- Ademais, havendo autorização expressa na Lei 9.279/1996 acerca da
possibilidade de arguição de nulidade de patentes e de desenhos
industriais como matéria de defesa, obstar os efeitos da norma em
questão resultaria em indevida restrição do direito fundamental à
ampla defesa, em clara violação ao disposto no art. 5º, LV, da
Constituição da República.
- Embargos de divergência conhecidos e providos.
Trechos literais, sem inferência de tese ou aplicação automática ao caso de terceiros.
Ementa
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
DESENHO INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE QUANDO SE
TRATAR DE PATENTES OU DESENHOS INDUSTRIAIS (HIPÓTESE DOS AUTOS).
REGRA EXPRESSA DA LEI 9.279/1996 (ARTS. 56, § 1º, E 118).
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PARTICIPAÇÃO DO INPI NA DEMANDA.
1. Ação ajuizada em 11/6/2007. Embargos de divergência interpostos
em 3/5/2022. Autos encaminhados à Relatora em 16/5/2022.
2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a arguição
de nulidade como matéria de defesa em ação de infração de desenho
industrial.
3. A Lei 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial - exige, como
regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações que
objetivam a declaração de nulidade de direitos da propriedade
industrial (marca, patente e desenho industrial), de modo que é da
Justiça Federal a competência para processar e julgar tais demandas.
4. Esse mesmo diploma legal, no entanto, contém ressalva expressa no
que diz respeito, especificamente, às patentes e aos desenhos
industriais, autorizando a arguição de nulidade pelo réu, em ação de
infração, como matéria de defesa. Nessas hipóteses, como a relação
jurídica processual não é integrada pelo INPI, não há falar em
usurpação de competência da Justiça Federal.
5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos
industriais pela Justiça Estadual, por ocorrer em caráter
incidental, somente opera efeitos inter partes, podendo servir,
exclusivamente, como fundamento condutor do julgamento de
improcedência dos pedidos deduzidos na correlata ação de infração.
6. Ademais, havendo autorização expressa na Lei 9.279/1996 acerca da
possibilidade de arguição de nulidade de patentes e de desenhos
industriais como matéria de defesa, obstar os efeitos da norma em
questão resultaria em indevida restrição do direito fundamental à
ampla defesa, em clara violação ao disposto no art. 5º, LV, da
Constituição da República.
7. Embargos de divergência conhecidos e providos.
Dispositivo transcrito
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior
Tribunal de Justiça, prosseguindo o julgamento, após o voto-vista
antecipado do Sr. Ministro Marco Buzzi acompanhando a Sra. Ministra
Relatora, por unimidade, conhecer dos embargos de divergência e
dar-lhes provimento, para o fim de, reconhecendo a
possibilidade de arguição de nulidade de desenho industrial
como matéria de defesa, nos termos do art. 56, § 1º, e 118 da Lei
9.279/1996, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para que analise a invalidade apontada pelos
embargantes, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi
e Marco Aurélio Bellizze votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Jurisprudência citada no registro do STJ
(AÇÃO DE INFRAÇÃO - NULIDADE DE PATENTE E DESENHO INDUSTRIAL -
MATÉRIA DE DEFESA)
STJ - <<REsp 1843507>>-SP, <<REsp 1832502>>-SP,
<<AgInt no REsp 2049821>>-PR, {{AREsp 1203884}}-SP,
{{REsp 2089752}}-SP, {{REsp 2071323}}-SP
Referências legislativas textuais na fonte
- LEG:FED LEI:009279 ANO:1996
***** CPI-96 CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL DE 1996
ART:00056 PAR:00001 ART:00118
- LEG:FED CFB:****** ANO:1988
***** CF-1988 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
ART:00005 INC:00055
Recortes literais da ementa, dispositivo e referências do STJ. Não substituem o voto ou inteiro teor ausente, nem constituem tese autoral.